Informativo 121, Agosto 2019 Newsletter 121, August 2019  
 
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>> ANUNCIADO PLANO DE COMBATE AO BACKLOG DE PATENTES DO INPI
  Por Lívia Barboza Maia
>> DECOLAR X DECOLANDO: STJ ENTENDE QUE HOUVE VIOLAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA DECOLANDO NA UTILIZAÇÃO DO VERBO “DECOLAR” EM SEU NOME DE DOMÍNIO E AINDA A CONDENOU POR USO INDEVIDO DE MARCA
  Por Daniel Delatorre
>> TJSP MANTÉM SEU ENTENDIMENTO DE QUE USO DE LINKS PATROCINADOS PELO CONCORRENTE CARACTERIZA-SE COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL
  Por Fabiano Gonzaga
>> PRÊMIO
>> NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO
 
   
  ANUNCIADO PLANO DE COMBATE AO BACKLOG DE PATENTES DO INPI  
  Por Lívia Barboza Maia  
 

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade e o INPI anunciaram, no dia 03 de julho de 2019, medidas de combate ao backlog de patentes com objetivo de reduzir o número de pedidos em 80%, até 2021. O plano ainda prevê reduzir o prazo médio de concessão para cerca de 2 anos a partir do pedido de exame.

Um dos pontos do Plano trata do exame dos pedidos de patente de invenção (nacionais ou estrangeiros) que já tenham sido analisados em outro país. Nesses casos o INPI irá incorporar ao exame as buscas do exterior. Após essa incorporação o INPI irá intimar o depositante a se manifestar sobre esses documentos. Essa manifestação terá caráter obrigatório já que no silêncio do depositante o pedido será arquivado definitivamente.

Os pedidos que tiverem subsídio de terceiros ou que tenham requerimento de exame prioritário não poderão ser contemplados pelo Plano.

Fonte.

Lívia Barboza Maia é Sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Doutoranda e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professora Convidada no Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio. Membro da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ. Para mais informações contate: livia@nbb.com.br ou acesse a página de perfil em nosso site.

 
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  DECOLAR X DECOLANDO: STJ ENTENDE QUE HOUVE VIOLAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA DECOLANDO NA UTILIZAÇÃO DO VERBO “DECOLAR” EM SEU NOME DE DOMÍNIO E AINDA A CONDENOU POR USO INDEVIDO DE MARCA  
  Por Daniel Delatorre  
 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (i) determinou o cancelamento do domínio da empresa Decolando Turismo na internet e (ii) manteve a condenação por danos morais, no valor de R$ 50 mil, tendo em vista a utilização indevida de marca. Em primeira instância foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa Decolar.com, condenando a empresa Decolando Turismo em se abster de utilizar em sua atividade empresarial qualquer marca semelhante registrada pela Decolar.com. Quanto a alegação de uso indevido de nome de domínio, entendeu pela convivência pacífica entre os domínios www.decolando.com.br, www.decolar.com e www.decolar.com.br podendo ser utilizados de forma simultânea entre ambas as empresas.

Ao julgar os recursos de Apelação interpostos pelas empresas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu parcial provimento à apelação da Decolar.com, reformando a sentença e julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-os em R$ 50 mil.

Por fim, inconformadas com as decisões pretéritas, ambas as empresas interpuseram Recurso Especial. O cerne dos Recursos Especiais interpostos motivou o STJ a analisar dois pontos controvertidos: (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa Decolando Turismo.

Ao analisar os recursos, a Ministra Relatora Nancy Andrighi, reafirmou a possibilidade de confusão entre as marcas e entre os nomes de domínio. Segundo a Relatora Nancy Andrighi, “a má-fé, em situações como a dos autos, pode ficar caracterizada com a prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.”

Dessa forma, segundo a Relatora, a confusão indevida entre os nomes de domínio é notória, tendo em vista que ambas as empresas utilizam o mesmo verbo (‘decolar’), mesmo que em formas nominais distintas, o que viola o direito de exclusividade de uso da palavra pela empresa Decolar.com (mais sênior e com anterioridade nos registros de nome de domínio e de marca), previsto no artigo 129 da Lei 9.279/1996. Para a Ministra, “o nome eleito pelo interessado para registro não pode compreender signos capazes de induzir terceiros em erro (art. 2º, III, “b”, do Anexo I; atual art. 1º, parágrafo único), constituindo, a escolha e a adequada utilização, responsabilidade exclusiva daquele que requereu o registro (art. 1º, § 3º).”

Por fim, quanto à questão dos danos morais arbitrados em razão do uso indevido de marca – já reconhecidos pela instância ordinária –, a Relatora Nancy Andrighi seguiu a jurisprudência da Corte Cidadã (STJ) e manteve a condenação fixada em R$ 50 mil. Segundo a Ministra Relatora, a configuração do dano moral em tais casos é consequência da comprovação do uso indevido de marca, não sendo necessário demonstrar prejuízo ou abalo moral.

Dados do processo: REsp nº 1.804.035/DF (STJ).

Daniel Delatorre é Sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Cursa a Especialização em Propriedade Intelectual na PUC-Rio. Para mais informações contate: daniel@nbb.com.br ou acesse a página de perfil em nosso site.

 
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  TJSP MANTÉM SEU ENTENDIMENTO DE QUE USO DE LINKS PATROCINADOS PELO CONCORRENTE CARACTERIZA-SE COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL  
  Por Fabiano Gonzaga  
 

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou o entendimento do Tribunal de que o uso de links patrocinados em páginas de busca pelos concorrentes se caracteriza como concorrência desleal. Porém, tal julgamento não foi unânime. O voto vencedor do Des. Gilson Miranda reconheceu a prática como desleal, porém afastou a sua aplicação no caso concreto diante das provas apresentadas. Os votos vencidos foram (i) do Des. Fortes Barbosa, que considerou haver provas suficientes nos autos e reconheceu a prática desleal no caso e (ii) do Des. Azuma Nishi, que não considerou tal prática abusiva.

No caso a empresa Bralyx Maquinas Indústria Comércio Ltda ajuizou a referida ação contra Maqtiva Indústria e Comércio de Máquinas Ltda Me para que a ré cessasse de associar links patrocinados à páginas de busca relacionadas a autora, bem como requereu compensação por danos morais.

Sentença. O juízo de 1ª instância julgou os pedidos autorais improcedentes tendo em vista que, apesar de a autora ter sustentado que a ré explorou de forma ilegal a marca "bralyx", a mesma não logrou êxito em provar tal assertiva.

Acórdão TJSP. O voto vencedor, do Des. Gilson Miranda, seguiu a mesma linha da sentença. Primeiramente, reconheceu que a prática de aliar uma marca através do Google Adwords ao concorrente caracteriza a concorrência desleal, bem como a infração marcária, apresentando diversos julgados do TJ/SP que corroboram tal entendimento. Porém, segundo o voto, a Autora não conseguiu comprovar tal prática, tendo em vista que os prints apresentados continham diversas palavras-chaves que não a marca da Autora.

O voto vencido do Des. Fortes Barbosa também reconheceu a ilegalidade de tal prática, apresentando jurisprudência do Tribunal nesse sentido. Porém, ao contrário do voto vencedor, concluiu que houve concorrência desleal no caso, apontando que seria “patente o direito da autora de inibir a vinculação indevida e, identificado o anunciante, demanda-lo, com a solicitação do reconhecimento de obrigação de não fazer e a formulação de pedido indenizatório”.

Em sentido diametralmente oposto, o Des. Azuma Nishi não considerou a prática da Ré como desleal, pois, os sites de busca utilizam diversos algoritmos para chegar à busca desejada. Por isso, os prints apresentados como prova não seriam o suficiente para caracterizar prática desleal, conforme os ensinamentos do Prof. Denis Borges Barbosa: “É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo.”

Dados do processo: 1002037-18.2016.8.26.0003 (TJSP).

O artigo mencionado no acórdão, de autoria do Prof. Denis Borges Barbosa, pode ser acessado aqui.

Fabiano Gonzaga é estagiário do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Graduando em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Texto sob supervisão da sócia Lívia Barboza Maia.

 
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  PRÊMIO  
     
 

O sócio PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, foi destaque na publicação "Managing Intellectual Property - IP Stars", publicado pela editora Euromoney, deste ano de 2019. O advogado foi avaliado como “Patent Star” na categoria Estratégia e Aconselhamento em Patente. Disponível aqui.

 
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  NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO  
     
 

O sócio PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA ministrará aula, no dia 05.09.2019, sobre o tema “Introdução da Propriedade Industrial e sua importância na contemporaneidade” no Curso de Perícia em Propriedade Industrial, na Escola de Magistratura do TJRS. Acesse aqui mais informações do curso.

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A sócia LÍVIA BARBOZA MAIA :

a) Coordena, por mais um ano, o Concurso de Pôsteres Científicos promovido pela Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ, da qual faz parte.

b) Palestrou sobre “Trade dress e moda: a proteção jurídica de elementos não registráveis”, na OAB/RJ.

 

 
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