Informativo 122, Setembro 2019 Newsletter 122, September 2019  
 
NESTA EDIÇÃO
>> NOVAS RESOLUÇÕES DO INPI SOBRE PROCEDIMENTOS DE MARCA
  Por Lívia Barboza Maia
>> TJ-RS CONDENA EMPRESAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR CONTRAFAÇÃO DE DESENHOS INDUSTRIAS
  Por Bruno Martins
>> SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINE A NATUREZA JURÍDICA DA RETRIBUIÇÃO DO INPI
  Por Leonardo Ceita
>> PRÊMIO
>> NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO
 
   
  NOVAS RESOLUÇÕES DO INPI SOBRE PROCEDIMENTOS DE MARCA  
  Por Lívia Barboza Maia  
 

O INPI publicou no dia 10.09.2019 duas novas resoluções que tratam de signos distintivos. A Resolução nº 248/2019 disciplina o registro de marca em sistema multi-classe que passa a vigorar em 02.10.2019, mas o peticionamento junto ao processo administrativo somente poderá ser feito a partir de 09.03.2020. No ato do depósito, que deverá ser feito obrigatoriamente por meio eletrônico, o depositante poderá especificar produtos e/ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice. Quando do exame do pedido a análise será feita separadamente em casa classe e, portanto, será possível o INPI deferir somente em alguma das classes requeridas.

A Resolução 247/2019 disciplina todo o sistema de registro de marca, que será obrigatoriamente por meio eletrônico, sob o regime do Protocolo de Madri. Recorda-se que o Protocolo entra em vigor já em 02 de Outubro de 2019.

É interessante notar que o regime jurídico dos registros multi-classe não tem as mesmas premissas ou consequências das marcas de alto-renome.

Lívia Barboza Maia é Sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Doutoranda e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professora Convidada no Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio. Membro da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ. Para mais informações contate: livia@nbb.com.br ou acesse a página de perfil em nosso site.

 
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  TJ-RS CONDENA EMPRESAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR CONTRAFAÇÃO DE DESENHOS INDUSTRIAS  
  Por Bruno Martins  
 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com fundamento no direito de propriedade industrial previsto no artigo 5º, inciso XXXIX da Carta Magna e nos artigos 2º e 95 da Lei 9.279/96, condenou as sociedades empresárias RB Calçados Indústria e Comércio Ltda e Indústria de Calçados Mikcalce Ltda. a pagar danos morais e materiais por contrafação de desenhos industrias de propriedade da Grendene S.A. O objeto da demanda tratava dos modelos Hoop e Glitter, da linha de calçados Melissa.

A sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Farroupilha, julgou parcialmente procedente o pedido da ação indenizatória interposta por Grendene S.A., de forma que os requeridos deveriam se absterem de produzir e comercializar produtos que violassem o registro de desenho industrial da Grendene. Entretanto, em primeira instância, foi negado pedido de danos morais.

Inconformadas, RB Calçados Indústria e Comércio Ltda. e Indústria de Calçados Mikalce Ltda. interpuseram recurso de apelação almejando a reforma na decisão, defendendo a ilegitimidade passiva da ré Mikalce, tendo em vista que os calçados apontados como contrafeitos foram produzidos somente pela RB Calçados. Por outro lado, a Grendene S.A. interpôs um recurso de apelação adesivo requerendo a indenização por danos morais suportados e a condenação dos valores de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

O Relator do caso, Des. Jorge André Pereira Gailhard, concordou com os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Entretanto, divergiu apenas acerca da questão do dano moral e ressaltou a Súmula 227 do STJ, que trata da possibilidade da pessoa jurídica poder sofrer dano moral, o que ocorreu no caso em tela, devendo, portanto, ser fixada indenização. Com isso, foi negado provimento à apelação da parte ré e dado provimento ao recurso adesivo para condenar as empresas que copiaram o desenho industrial da Grendene ao pagamento de indenização a título de dano moral e arbitrar os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado das condenações.

Dados do Processo: 0005848-08.2013.8.21.0048 (TJRS)

Bruno Martins é estagiário do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Graduando em Direito no IBMEC. Texto sob supervisão da sócia Lívia Barboza Maia.

 
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  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINE A NATUREZA JURÍDICA DA RETRIBUIÇÃO DO INPI  
  Por Leonardo Ceita  
 

Durante um longo período, a doutrina e a jurisprudência depreenderam tempo e esforço para desenvolver uma definição de taxa e preço público, de forma a diferenciá-los. Essa controvérsia é datada de antes mesmo do advento da Constituição de 1988, a qual também trouxe a figura das taxas para o ordenamento jurídico tributário em seu art. 145, inciso II.

A discussão era de tal importância que chegou ao Supremo Tribunal Federal – STF e foi editada a Súmula 545, que determina, expressamente, que “Preços de serviços públicos e taxas não se confundem (...)”. A diferenciação se deu em razão do caráter compulsório da taxa, o qual o contribuinte que possa usufruir, mesmo que não o faça, deve pagá-la. De outro lado, o preço público parte do pressuposto da autonomia já que aquele que quer utilizar, por sua livre e espontânea vontade, um serviço prestado pela administração pública indireta, ao qual não seja obrigado, deverá paga um valor pela contraprestação.

Na plenária de 20/09/2018, o STF julgou a ADI 3.863 proposta pelo Partido da Frente Liberal – PFL (hoje denominado Democratas - DEM), de relatoria do Ministro Edson Fachin. Entre outros tópicos, discutiam-se os arts. 31, V; e 55, III, da Medida Provisória 352/2007, que, segundo o Partido postulante, seria inconstitucional por não prever a base de cálculo ou alíquota pelos serviços de defesa do direito de propriedade intelectual frente ao INPI.

O pedido foi julgado improcedente, pois, segundo o voto do relator, o preço pago ao INPI por retribuição não possui “natureza de taxa tributária ou sequer tributária, nos termos do art. 3º e 77 do Código Tributário Nacional”, reconhecendo que o montante pago ao órgão da administração pública indireta não possui compulsoriedade.

Ao proferir tal decisão, o Ministro Relator, acompanhado por seus pares de forma unanime, reconheceu a natureza de preço público das cobranças contidas no art. 228 da Lei 9.279/1996, de forma que os valores cobrados a título deste artigo não são sujeitos a legalidade estrita a despeito do que acontece com os tributos e outros atos administrativos da administração pública, alegando, ainda, que “não há inovação à ordem jurídica, tendo em conta que a referida retribuição já encontra-se devidamente prevista no art. 228 da Lei 9.279/1996”.

Dados do Processo: ADI 3863 (STF)

Leonardo Ceita é estagiário do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Graduando em Direito no IBMEC. Texto sob supervisão da sócia Lívia Barboza Maia.

 
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  PRÊMIO  
     
 

O escritório DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS foi eleito como O Escritório do ano de 2019 de Propriedade Intelectual pela Global Law Experts Annual Awards Winner.

 
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  NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO  
     
 

O sócio PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA:

a) Lecionou no dia 05.09.2019, sobre o tema “Introdução da Propriedade Industrial e sua importância na contemporaneidade” no Curso de Perícia em Propriedade Industrial, na Escola de Magistratura do TJRS.

b) Publicou o artigo "Novas Fronteiras dos Litígios em Propriedade Intelectual dos Setores Farmacêutico, Agroquímico e Biotecnológico". Disponível aqui.

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A sócia LÍVIA BARBOZA MAIA :

a) Lecionou sobre “Evicção e Vícios Redibitórios”, no dia 12.08.2019, no curso de Especialização em Direito Privado Patrimonial na PUC-Rio.

b) Participará como debatedora no VII Congresso do IBDCIVIL, no dia 26.09.2019, no Painel sobre “Pessoa e Mercado”.

 
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